특허권 사용료 관련 계약금액 조정여부

문서번호

회제 41301-180

회신일자

’98.3.13

질의문

1. 폐사에서 ○○○본부로부터 1997년 3월 3일자로 「○○○○사업」을 총내역입찰방식으로 수주하여 1999년 3월 9일 준공을 목표로 현재 공사를 시행중이며 1997년 3월 10일 공사를 착공하여 전 공사부분 중 기계공사 부분을 집행하던 중 특허권에 대한 분쟁이 발생하여 특허권 사용료에 대한 설계변경을 요청하고자 하였으나 일반시방서의 내용을 고집하며 시공자에게 모든 책임을 묻고 있어, 이에, 질의합니다.

가) 당공사에 시공되는 고정식 표면세척기는 STS316 300A, 100A, 25A 및 청동노즐로 된 파이프 복합체로서 기자재에 분류되어 있지만 실제로 배관공사에 더 가까운 제작품입니다.

시공 시점이 임박하여 당사는 협력업체 중 배관공사 및 용접이 우수한 업체를 선정하여 계약을 하여 제작에 들어갔으나 고정식 표면세척기에 대한 실용신안 특허사용권자(실용신안등록 제45635호)가 나타나 특허 사용권 침해 및 사용권료를 요구하고 또한 이에 응할 수 없을 시 재 계약 해줄 것을 요구하고 있습니다.

나) 하지만 당사는 발주처와 계약시 실용신안 특허권이라는 것을 알지 못했으며 또한 설계서 및 도면, 계약서 어느 곳에서도 이에 대한 언급이 없습니다.

특허권사용자의 요구를 들어 줄 경우 당사는 기 계약한 업체에 위약금을 지불하게 되며 회사 이미지 재고에 막대한 피해를 입게 되는 바 이에 대한 항의를 책임감리단(설계사)에 하였으나 일반 시방서에 적혀 있는 문구를 주장하며 일방적으로 시공자에게 모든 책임을 전가하고 있습니다.

다) 참고로 일반시방서에는 다음과 같은 문구가 있습니다. “도급자는 계약 수행과정에서 사용하거나 제공한 특허 또는 기타공법 때문에  발생하는 어떠한 책임으로 부터도 면책되도록 할 것이며, 만일 특허권 분쟁이 당사를 상대로 제기되었을 때는 이에 대한 모든 비용 및 손해를 도급자가 부담하여야 한다.”

2. 하지만 위 문구에서는 특허에 대한 것은 발주처가 제공하게 되어 있는 것으로 표기되어 있으나 발주처는 당사와 계약시 고정식 표면세척기가 실용신안특허라는 사실을 밝히지 않았으므로 일반시방서와는 다른 사항으로 사료되며, 설계 당시 고정식 표면세척기가 실용신안특허라는 것을 알고 있었다면(설계사 부사장이 등록당시 등록권리자임) 특허사용권자의 견적단가를 적용하여야 함에도 불구하고 사용자의 견적은 의뢰하지도 않은 채 고정식 표면세척기에 대한 내용 및 실적도 전혀없는 업체(확인하였음)의 견적단가를 적용하여 실제 금액과 상당한 차이가 나고 있어 이에 대한 발주처의 책임 및 당사가 입게되는 피해에 대한 설계변경이 가능한지를 알고 싶습니다.

회신문

국가기관이 체결한 공사계약에 있어서 공사의 이행에 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법을 사용할 때에는 회계예규 “공사계약 일반조건” 제37조의 규정에 의거 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야하는 바, 다만, 발주기관이 계약서에 시공방법을 지정하지 아니하고 그 시공을 요구할 때에는 계약상대자에 대하여 제반편의를 제공, 알선하거나 소요된 비용을 지급할 수 있음.